Исходя из положений статей 1225, 1477, 1484, 1515, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства:

1) со стороны истца — факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя.

Есть решение Арбитражного суда Воронежской области, где суд указал, что Контрафактность доказывается Истцом (А14-24656/2018)

Доказательства: Обычно истец предоставляет свидетельство о регистрации товарного знака, видеозапись, товарный чек о покупке товара у ответчика, сам контрафактный товар.

2) а со стороны ответчика — выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Направления (линии) защиты от иска:

1) В основном ответчики указывают на принцип исчерпания права (согласно принципу, товар законно введенный в гражданский оборот самим изготовителем, либо с его согласия не подлежит защите).

2) Встречаются линии защиты, в которых ответчик указывает, что истец не подтвердил факт покупки товара у ответчика (например, если в товарном чеке отсутствуют обязательные реквизиты.

3) Есть линии защиты, где ответчик указывает, что в материалах нет доказательств, подтверждающих факт предоставления суду именного того контрафактного товара Истцом (Так, на видеозаписи, предоставленной истцом, купленный товар пропал из кадра, по делу была назначена экспертиза, где ответчик поставил вопросы

— выпадал ли из кадра объект «контрафактный товар» и его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом время записи «с 02 минут 15 секунд»?

— является ли имеющийся в деле товар и его упаковочная коробка теми же объектами, которые на видеозаписи переданы от продавца покупателю (время видеозаписи с 02 минут 15 секунд) до момента первого выпадения кадра?

Ответ эксперта: Определить, является ли имеющийся в деле товар – автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» и его упаковочная коробка теми же объектами, которые на видеозаписи переданы от продавца покупателю время видеозаписи с 02 минут 15 секунд) до момента первого выпадения данного объекта из кадра не представляется возможным). См. Решение Арбитражного суда Воронежской области по делу А14-3727/2018 и постановление 19-го ААС по тому же делу.

2 вариант защиты товарного знака (более длинный, но безопаснее для Истца):

Обращение в органы внутренних дел с заявление по статье 14.10 КоАП РФ, привлечение лица к ответственности арбитражным судом.

За незаконное использование товарного знака предусмотренная административная ответственность ст. 14.10 КоАП РФ

Санкция статьи предусматривает штраф:

Для физ. лиц — от 5000 до 10000 тысяч;

Для ИП (должностных лиц) — от 10000 до 50000 тысяч;

Для юридических лиц — от 50000 до 200000 тысяч.

Ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное производство в целях сбыта либо реализация такого товара.

Санкция статьи предусматривает штраф:

Для физ. лиц — двукратная стоимость товара, но не менее 10000 рублей;

Для ИП (должностных лиц) — трехкратная стоимость товара, но не менее 50000 рублей;

Для юр. лиц — пятикратная стоимость товара, но не менее 100000 рублей.

Интересные моменты (полезные ссылки):

1) Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, а также положениям статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

2) Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

3) Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

4) Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, для словесных обозначений отличие в шрифте не влияет на оценку обозначения как тождественного

5) Согласно пунктам 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 — 44 настоящих Правил.

6) В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

7) Реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-12683, определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2019 №304- ЭС19-2091.